一、问题的提出
《专利审查指南》规定，在专利无效程序中，发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：
(1)不得改变原权利要求的主题名称。
(2)与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。
(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
2010年《专利审查指南》规定无效宣告程序中对权利要求的修改方式一般限于对权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式，2017年修改的《专利审查指南》对无效程序中权利要求的修改方式的要求更为宽松，但一般也仅限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定和明显错误的修正四种方式。
但是，由于上述规定较为原则，而权利要求修改的方式则多种多样，所以权利要求的修改是否可以接受成为了专利无效程序中极易引发争议的问题。
二、案例阐释
案例：阿尔法拉瓦尔股份有限公司与国家知识产权局，原审第三人SWEP国际公司发明专利权无效行政纠纷案
案号：（2019）最高法知行终19号
来源：知识产权案件年度报告（2019）
裁判要旨：
专利无效宣告程序中对于权利要求具体修改方式的要求
无效宣告程序中对于权利要求书具体修改方式的限制，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两个法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权**利要求撰写不当的惩罚。
权利要求修改是否扩大原专利保护范围的比对基准
专利无效宣告程序中，当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准，而非以该附加技术特征所属的原权利要求的保护范围为基准。
案情简介：
涉案专利的权利要求1为：
1.一种钎焊不锈钢制品的方法，包含：
(i)将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件；
(ii)任选地组装部件；
(iii)在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中，加热来自步骤(i)或(ii)的部件至少1000℃，且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟；
(iv)提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品；和；
(v)任选地重复步骤(i)、步骤(ii)和步骤(iii)的一步或多步。
2.权利要求1的方法，其中
通过该方法密封或填充大于76μm的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。
18.根据权利要求1或2的方法，其中，铁基钎焊填料物质含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一种或者多种。
19.根据权利要求18的方法，其中，铁基钎焊填料物质含有9-30wt％的Cr、5-25wt％的Ni，以及0-25wt％的Si、0-6wt％的B、0-15wt％的P、0-8wt％的Mn、0-2wt％的C和0-15wt％的Hf中的至少一种。
20.根据权利要求19的方法，其中，铁基钎焊填料物质至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B。
在专利无效程序中，专利权人阿尔法拉瓦尔公司向国家知识产权局提交了经过修改的权利要求书，其中将从属权利要求2和20的附加技术特征加入到权利要求1中，删除权利要求18-22并调整了引用关系。修改后的权利要求1为：
1.一种钎焊不锈钢制品的方法，包含：
(i)将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件，其中，铁基针焊填料物质至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和0.2-1.5wt％的B；
(ii)任选地组装部件；
(iii)在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中，加热来自步骤(i)或(ii)的部件至少1000℃，且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟；
(iv)提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品；和
(v)任选地重复步骤(i)、步骤(ii)和步骤(iii)的一步或多步，其中
通过该方法密封或填充大于76m的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。
但是，国家知识产权局在被诉的无效决定中认定，上述对权利要求的修改不符合专利法实施细则第六十八条和2010年《专利审查指南》第四部分第三章第4.6.2节的规定。
专利权人针对被诉决定提起了行政诉讼，一审法院同样认定专利权人的修改不符合专利法实施细则第六十八条的规定。专利权人不服一审行政判决，提起上诉。
在上诉案件中，国家知识产权局的答辩理由为：(一)原审判决关于对本专利权利要求的修改扩大了原专利保护范围的认定正确。阿尔法拉瓦尔公司在无效宣告程序修改的权利要求1并未包含授权权利要求18、19的特征，且采用开放式撰写方式，并未排除铁基钎焊填料物质可含有P、Mn、C、Hf四种元素。当铁基钎焊填料物质含有上诉四种元素时，由于修改后的权利要求1对此无限定，故实际上扩大了原专利的保护范围。(二)被诉决定于2016年作出，不应适用2017年《专利审查指南》的相关规定。而且根据2002年修订的《专利法实施细则》(以下简称专利法实施细则)第六十八条的规定，无论适用2010年或者2017年的《专利审查指南》，上述修改均不得被接受。
裁判文书摘录：
(一)关于阿尔法拉瓦尔公司对本专利权利要求的修改是否应予接受的问题
专利法实施细则第六十八条第一款规定：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。”
文字是表达思想的工具，专利文件一旦用文字方式固定，其技术方案也就确定了。但无论是语言表达的准确性，还是专利权人的认知能力都可能存在局限性，特别是对于现有技术以及发明创造存在认知局限，因此，专利法赋予专利权人可以对专利文件进行修改的权利。一方面，为保护专利权人的发明创造和技术贡献，进而推动全社会的创新动力，应允许专利权人对专利文件进行适当修改，而不简单将专利权无效作为对权利人撰写水平不足的惩罚。另一方面，虽然允许专利权人可以对专利文件作适当修改，但是在无效宣告程序中，基于社会公众对已授权专利文件的信赖利益，要避免专利权人利用修改机会将专利申请时未完成的技术内容补充到专利文件中，故权利人对权利要求的修改要受到一定限制，并特别要求无效宣告程序中对权利要求的修改不得超出原专利的保护范围。这是在专利权人利益与社会公共利益之间实现利益平衡的制度设计。一般来说，对权利要求的任何修改都将使得专利的保护范围发生变化，判断专利权人在无效宣告行政程序中的修改是否应被接受，应当以不得扩大原专利的保护范围和不得超出原说明书和权利要求书记载的范围为标准。对此，应根据案件的具体情况，适度灵活把握原专利文件公开的内容，结合不同修改方式的特点予以综合考量。
本案中，判断阿尔法拉瓦尔公司对本专利权利要求的修改是否应被接受，需要结合其对权利要求的修改方式和修改内容具体判断。
1.关于权利要求的修改方式。被诉决定认为当授权权利要求18引用权利要求2时，权利要求20的技术方案应当包括权利要求1、2、18、19、20的全部技术特征，而目前的修改方式中仅仅将授权权利要求20的附加技术特征加入到权利要求1或权利要求2中，故认定专利权人对权利要求的修改方式不符合专利法实施细则第六十八条及2010年《专利审查指南》的规定。分析上述审查逻辑，被诉决定系以对本专利权利要求的修改不符合2010年《专利审查指南》的修改方式为由不予接受。对此，本院认为，虽然被诉决定依据的2010年《专利审查指南》规定无效宣告程序中对权利要求的修改方式一般限于对权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式，但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。无效宣告程序中，修改方式作为手段，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两**律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，而不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权**利要求撰写不当的惩罚。特别是，2017年《专利审查指南》已经将无效宣告程序中的修改方式扩展到四种基本修改方式，包括对权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。在对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两**律标准的前提下，对修改方式的适度放宽，既有助于专利确权程序聚焦发明创造核心，又不会影响社会公众对已授权专利文件的信赖利益。本案中，阿尔法拉瓦尔公司的修改方式，系将从属权利要求2、20的技术特征进一步限定至授权权利要求1中，属于对权利要求的进一步限定，该修改方式应被接受。
2.关于权利要求修改不得扩大原专利的保护范围的比对基准。专利无效宣告程序中，当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准。即，应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较，而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。这是因为，专利授权后对社会公众具有公示作用，社会公众的信赖利益通常建立在保护范围最大的独立权利要求上，并据此预测和评价自身行为的合法性。将从属权利要求的附加技术特征加入到独立权利要求中，系对独立权利要求的进一步限定，并未扩大原独立权利要求的保护范围，相反还会缩小原独立权利要求的保护范围。在此基础上，不会损害原专利的公示效力，也不会损害社会公众基于原专利而产生的信赖利益。本案中，阿尔法拉瓦尔公司在无效宣告程序中修改了本专利权利要求书，将从属权利要求2、20的附加技术特征补入至授权权利要求1中，是对授权权利要求1的进一步限定，并未扩大授权权利要求1的保护范围。原审法院认为由于修改后的权利要求1对权利要求19中P、Mn、C、Hf元素的具体含量范围并无限定，故扩大了原专利的保护范围，上述认定实质上是将修改后的权利要求与原专利权利要求19的保护范围进行比对，比对基准有误，本院予以纠正。
综上，阿尔法拉瓦尔公司在无效宣告程序中对权利要求的修改方式应被接受，且修改范围未超出原专利的保护范围，该修改符合专利法实施细则第六十八条之规定。原审法院对此认定错误，本院予以纠正。阿尔法拉瓦尔公司关于修改后的权利要求1未超出原专利保护范围的上诉主张成立，本院予以支持。
案例简评：
本案体现了司法审查中，对无效程序中权利要求的修改秉持更加宽松的态度，实质认同了对于2017年之前审理的专利，也可以采用2017年《专利审查指南》规定的对权利要求进一步限定的修改方式。本案传递出一种信息，虽然现行《专利审查指南》限定了无效程序中对权利要求的修改一般只能采用规定的四种修改方式，但是也并未完全排除存在其他修改方式的可能性。只要对权利要求书的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时没有扩大原专利的保护范围，则仍然存在被认可的可能性。同时，需要注意的是，判断是否扩大原专利的保护范围，应当比较修改前后的同一权利要求，而不能将补入特征的权利要求，与该特征原来所在的从属权利要求进行比较。
三、小结
为了确保专利授权之后，专利的保护范围较为稳定，不会超出社会公众的预期，因而，专利无效程序中仅可以对权利要求进行修改，而且要对权利要求的修改方式予以限定，即不仅仅不能超出说明书和权利要求书记载的范围，而且也不得扩大原专利的保护范围，不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
2017年修改的《专利审查指南》，增加了“权利要求的进一步限定”的修改方式。权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。这种修改方式允许专利权人“精确”地限缩原有的权利要求的保护范围，但是，不允许专利权人将说明书的特征补入权利要求中，也不允许专利权人利用权利要求里的特征重新“组合”形成新的权利要求，因为后两种方式都将超出社会公众对专利保护范围的预期，而损害公众利益。
另一方面，为了保护专利权人的技术贡献，也不能过于严苛教条地限定权利要求的修改方式，因为各个技术领域权利要求的撰写有不同的特点，每件专利也有其特定情况，应当允许专利权人在不违背上述原则的情况下，更加灵活地“进一步限定”权利要求，使得授权的专利保护范围更加合理，从而平衡社会公众与专利权人的利益。
最后，建议专利权人在一般情况下尽量按照《专利审查指南》规定的方式修改权利要求，以免引发不必要的争议。但是，在特殊情况下，如果采用了非审查指南规定的修改方式，只要符合上述修改原则，也可以争辩审查指南并未完全排除存在其他修改方式的可能性，从而尽力获得对修改的认可。
